Кіберсквотер – це звучить гордо. Принаймні, достатньо прогресивно та загадково, щоб окремі особи були не проти асоціюватися з цим словом (це вам не тролі, хоча б і патентні).

Типовий кіберсквотинг полягає в умисній та недобросовісній реєстрації доменного імені з порушенням прав іншої особи на торговельну марку (ТМ).

Європейська практика свідчить про те, що торговими марками кіберсквотери не обмежуються, а кіберсквотинг розглядається як прояв недобросовісної конкуренції; неправомірне використання чужих прізвищ, псевдонімів (у тому числі, але не завжди – відомих) осіб; назв державних органів, установ та організацій (навіть назв коаліцій політичних партій); фірмових/комерційних найменувань; зазначень походжень товарів; географічних зазначень; назв творів, захищених авторським правом (наприклад, літературних); назв культурних, спортивних чи інших заходів тощо.

Однак зупинимося все ж на ТМ.

Яка мета дій кіберсквотера? Це може бути бажання реалізовувати та рекламувати товари і послуги, користуючись репутацією власника ТМ, або вигідно продати доменне ім’я, у тому числі подавши позов до суду на справжнього власника бренду.

На жаль, в Україні, перш ніж розпочати судовий доменний спір, варто бути готовим до низки складнощів. 

По-перше, якщо кіберсквотером є фізична особа, у відкритому доступі власник ТМ не знайде її даних, достатніх для подання позову. Ці дані доведеться попередньо витребувати у реєстратора доменних імен через суд.

По-друге, відсутні гарантії того, що кіберсквотер надав реєстратору правдиві та повні дані або що він знаходиться на території України.

По-третє, якщо власник ТМ одержав через суд достатні та вірні дані кіберсквотера, то немає гарантій, що такий кіберсквотер все ще буде належним відповідачем на момент подання власником ТМ позову до порушника. Адже реєстратор, отримавши від суду запит про витребування даних, повідомляє про це кіберсквотера, який може встигнути вже передати доменне ім’я іншій особі.

Кожна з вказаних обставин коштуватиме власнику ТМ як мінімум часу. 

Але чи можна модернізувати цю систему? Звичайно можна, взявши за взірець європейський досвід.

На відміну від України, в Європі на рівні із судовим досить поширеним є вирішення спорів щодо доменних імен у позасудовому порядку, зокрема, способами альтернативного врегулювання спорів.

Наприклад, спори вирішуються у порядку процедури UDRP – Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен, затвердженої ICANN (організація, що на міжнародному рівні вирішує питання функціонування мережі Інтернет, у тому числі щодо доменів).

Спори за вказаною процедурою можуть розглядатись п'ятьма акредитованими організаціями (Approved Dispute Resolution Service Providers, далі – арбітражні суди), серед яких: Азійський центр з вирішення доменних спорів; Національний арбітражний форум; Центр ВОІВ з арбітражу та посередництва; Чеський арбітражний суд; Арабський центр з вирішення спорів.

Розгляд спорів за процедурою UDRP часто є простішим, більш передбачуваним та дешевшим способом захисту прав у порівнянні зі зверненням до національних судів.

На додачу слід знати про такі приємні бонуси, як можливий розгляд, не виходячи з дому в онлайн-режимі (Чехія) та відсутність необхідності чекати на примусове виконання судового рішення.

Варто визнати: цю систему вже запропонували впроваджувати в Україні. Зокрема, компанія "Хостмастер" – представник адміністратора домену .UA – вже піднімала питання про використання цього альтернативного способу вирішення спорів. Проте наразі ініціатива залишилась на рівні заяв.

Треба пам'ятати, що європейські норми боротьби із кіберсквотерством теж постійно модернізуються. Наприклад, із 2015 року до принципів UDRP внесли зміни, і тепер кіберсквоттери не можуть застосовувати недобросовісну практику, відому як cyberflight (кібер- або віртуальний політ).

Остання полягала в умисній передачі доменного імені іншій особі у процесі розгляду справи, що ускладнювало його отримання власником ТМ. На сьогодні реєстратори зобов’язані блокувати доменні імена у доменах, що перебувають у спеціальному списку, визначеному ICANN.

Втім, принципи UDRP охоплюють не всі домени верхнього рівня. Так, ця досудова процедура вирішення спору не поширюється на більшість національних доменних імен верхнього рівня, зокрема, на доменні імена у зонах .ua, .de,.fi, однак, наприклад, українські, німецькі та фінські власники ТМ можуть звертатись до названих вище арбітражних судів, наприклад, щодо доменів .com, .net, .srl, .org, .info, .health, .biz, які належать до загальних доменних імен верхнього рівня.

Вже відомі випадки притягнення реєстраторів до відповідальності за недотримання цього правила. При цьому вибір власника ТМ не має значення: вирішувати спір способом альтернативного врегулювання спору чи в судовому порядку.

Втім, і європейська система має певні недоліки, про які краще знати:

• навіть при позитивному для власника ТМ рішенні не варто розраховувати на повернення сум судових витрат;
• перед арбітражними судами ставиться лише одне питання – передача доменного імені, тому для відшкодування збитків, завданих порушенням права інтелектуальної власності, власнику ТМ доведеться знову очікувати на вирішення спору, але вже судом;
• рішення арбітражних судів про передачу доменного імені не мають остаточної сили (у сторони залишається право звернутися до суду).

Якщо особа правомірно зареєструвала доменне ім’я першою, то за загальним правилом воно лишиться за нею. В європейській практиці цей принцип застосовний, у тому числі у спорах між двома власниками ТМ або при реєстрації доменного імені для некомерційного використання.

Зокрема, правомірне використання у першому випадку можливе, якщо ТМ (не визнані добре відомими) зареєстровані за різними класами товарів і послуг і використовуються їх власниками для різних продуктів, зокрема власником доменного імені без інших, сумнівних мотивів.

Наприклад, власник доменного імені є власником ТМ, якою охороняється взуття, і використовує сайт для рекламування, ознайомлення споживачів, продажу саме цієї продукції, тоді як інший власник зареєстрував свою ТМ під лікарський засіб. При цьому немає підстав для визнання ТМ останнього добре відомою. У такому випадку є всі шанси, що доменне ім’я залишиться у того, хто одержав право на нього першим.

Показовим прикладом некомерційного використання у практиці спорів за принципами UDRP є рішення чеського арбітражного суду у справі щодо доменного імені MY-GTI.COM, на якому було фактично створено сайт фан-клубу.

З одного боку, арбітражний суд визнав, що у доменному імені використовувалась ТМ німецького автовиробника, а на сайті міститься зображення автомобіля виробника та посилання на сайти тюнінгу саме щодо цієї моделі авто.

Однак відсутність ознак комерційного використання (зокрема, реклами), а також застереження щодо характеру веб-сайту у описі кожної веб-сторінки (сайт стосувався його досвіду поліпшення власного автомобіля, придбаного у цього німецького автовиробника) зробили свою справу. Домен залишився у його власника.

Зрештою - від кіберсквотингу виграють одиниці, а програємо ми усі. 

Автор: Віталій Савчук,

старший юрист

ЮК "Правовий Альянс"

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями і відображають виключно точку зору автора