Патентный троллинг хорошо прижился в Украине и существенно влияет на наши экономические перспективы. К сожалению – отрицательно.

Пользуясь пробелами в законодательстве, находчивые люди получают патенты на давно известный дизайн или технологии, после чего находятся в постоянном поиске золотых телят, которым предлагают заплатить за давно известные всем вещи.

Но обо всем по порядку.

Патент – это монополия на определенную новую технологию (изобретение, полезная модель) или дизайн (по украинскому законодательству – промышленный образец), которую временно получает автор в обмен на раскрытие этой технологии или дизайна миру.

В результате владелец патента имеет возможность определенное время на территории действия патента единолично пользоваться результатом своего интеллектуального труда и разрешать (запрещать) такое использование другим, а общество по истечении срока действия патента получит такой результат для свободного использования.

Одним из условий получения патента в европейских странах (как и в Украине) является новизна технологии или дизайна в мире. При этом только при регистрации патента на изобретение проводится его проверка на соответствие критерию новизны.

По законодательству десятков стран (включая украинское), заявитель имеет право получить патент на полезную модель (срок охраны составляет 7-10 лет, то есть значительно короче, чем у изобретения) или дизайн без проверки на соответствие критерию новизны – патент выдается под ответственность заявителя. Это означает, что

патентоспособность дизайна или технологии ограничена только совестью заявителя; другими словами – заново изобрести и запатентовать можно что угодно.

И именно здесь на арену выходят патентные тролли.

Патентный тролль зачастую не является ни изобретателем, ни дизайнером, зато является тем, кто получает патент на хорошо известную технологию (например, способ изготовления карамели) или дизайн (например, планшетный компьютер) с единственной целью – требовать от представителей бизнеса роялти (плату за использование патента) под угрозой запрета импорта и иного использования соответствующих товаров.

При этом угроза не призрачна – патентный тролль, например, имеет право внести действующий патент в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, вследствие чего в случае отсутствия разрешения патентообладателя на использование патента соответствующие товары будут остановлены при попытке их таможенного оформления.

В Украине только в течение нескольких последних лет патентные тролли получали и вносили в таможенный реестр патенты на планшетные компьютеры, вешалки для одежды, колбы и пробки для фармацевтической продукции и тому подобное.

Их последнее достижение – патентование нанесения на товар QR-кода и считывания с него информации с помощью устройства с камерой. И нечего, что эту технологию изобрела и начала применять еще в 1994 году японская компания DENSO Wave Incorporation.

Проблема заключается в том, что патентное ведомство Украины не имеет полномочий отказать заявителю в выдаче патента, а таможенные органы – полномочий отказать во внесении патента в таможенный реестр на этом основании.

Конечно, добросовестный участник рынка имеет как право, так и все шансы в судебном порядке признать патент тролля недействительным, потратив на судебный процесс примерно полгода (по оптимистическому сценарию) без всякой возможности получить справедливую компенсацию от патентного тролля.

Таким образом, на сегодня в Украине добросовестный импортер, защищая свою позицию, рискует своим временем, доходом, контрактами с контрагентами, долей на рынке и т.п.

А патентный тролль, по большому счету, рискует лишь своим заведомо недобросовестно полученным документом, который... совершенно верно, он может получить повторно.

В таких условиях некоторые (даже достаточно крупные и известные) компании соглашаются на условия патентных троллей и дополнительно мотивируют их, оплачивая незначительные, по сравнению со стоимостью судебного процесса, роялти. Круг замыкается.

Что же делать в такой ситуации?

В юридическом сообществе Украины и отдельных государственных органах уже не один год ведутся  дискуссии о необходимости борьбы с патентным троллингом на законодательном уровне.

Звучат как предложения ввести для всех заявок экспертизу на соответствие критерию новизны (что, по мнению автора, слишком усложнит и замедлит процесс выдачи отдельных патентов), так и идеи предоставлять участникам рынка возможности оспаривать заявки еще до выдачи патентов (что представляется целесообразным).

В этом контексте крайне важен опыт ЕС.

С чисто законодательной точки зрения патентный троллинг в странах Европейского Союза (ЕС) так же возможен, как и в Украине, поскольку, например, охранное свидетельство на дизайн также выдается заявителю под его ответственность.

Более того, в 2017 году в Европейском Союзе запланировано начало функционирования Объединенного патентного суда. По отдельным оценкам, это может привести к росту количества случаев патентного троллинга, ведь решения указанного суда будут распространяться на территорию всех государств ЕС, что значительно увеличивает экономическую выгоду троллей.

Вместе с тем, в европейских странах патентные тролли ведут себя не так нагло.

Как этого удалось достичь?

Во-первых, соответствующие суды активно применяют механизм возложения всех расходов на сторону, проигравшую спор.

Во-вторых, в некоторых странах Европы суд может обязать владельца патента до рассмотрения спора внести денежный залог в размере потенциальных расходов сторон на судебный процесс. При этом залог применяется тем вероятнее, чем больше сомнений в платежеспособности патентообладателя в случае проигрыша в судебном процессе.

Указанные механизмы не стоит недооценивать. Несмотря на свою простоту, они достигают основной цели – сделать невыгодным патентный троллинг именно для недобросовестных патентообладателей, а также гарантировать возможность справедливой компенсации, если будет доказана необоснованность требований тролля.

Это именно то, чего очень не хватает в Украине.

Для хотя бы частичного решения этой проблемы необходимо создание таких условий, при которых становится экономически невыгодным защищать в суде патенты, объектом которых являются технологии или дизайн, явно не соответствующие критерию новизны.

То есть введение как возможности возразить против выдачи патента на стадии подачи заявки, так и эффективного механизма компенсации убытков добросовестного бизнеса за счет тролля.

При других условиях отечественные патентные тролли и дальше будут находить золотых телят.

Автор: Виталий Савчук,

старший юрист
ЮК "Правовой Альянс"

Публикации в рубрике "Экспертное мнение" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора